随着全球经济的一体化，掌握着不同资源的市场主体之间会通过委托加工、贴牌生产等方式进行分工合作，这大幅度扩大了产品的生产制造能力，极大地提高了生产效率。因此，在当前的生产实践中，已经很难找到单一主体负责一件商品的完整生产加工过程，而往往是通过向其他主体采购零部件并进行进一步加工成成品，或者直接委托其他主体生产成品而直接以贴牌的方式进行销售。
来源｜万慧达知识产权
作者｜姜立喆
上述日渐复杂的生产方式带来了相应的法律问题：当终端商品侵犯了专利权时，加工商品链条上的各个主体应当承担如何承担相应的责任，这在实践中存在很多争议。本文将从采购商的角度出发，讨论应当如何在采购中履行适当的注意义务进而规避风险，从而在潜在的专利侵权诉讼中合法有效地主张现有技术抗辩。
《专利法》第七十七条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
本条规定了专利侵权诉讼中的合法来源抗辩，当合法来源成立的情况下，产生的后果是“不承担赔偿责任”，这也意味着从法律意义上销售商的行为仍然构成专利侵权，只不过不需要承担赔偿责任，但是仍有停止侵权和支付权利人维权的合理开支等法律责任[1]。上述法律规定的立法目的是为了保护善意第三人，特别是那些不知晓产品侵犯专利权的经销商或店铺，如果经销商或店铺在不知情的情况下购买了相关产品并销售后，可以通过合法来源抗辩来阻却侵权赔偿责任的承担。
基于上述法律规定，构成合法来源抗辩包括了以下三个条件：（1）抗辩方是销售商；（2）不知道被控产品是侵权产品；（3）可以证明销售产品的合法来源。
对于第（3）点，销售商有义务提供销售合同、发货单、银行转账记录等资料来证明被控产品是从第三方购买而来，这样将有利于专利权人顺藤摸瓜，找到生产侵权产品的根源。因为制造商是侵权行为的源头，只有杜绝生产行为，才能从根本上阻止侵权行为的发生。
对于第（2）点，由于待证事实是一项否定事实，因此实践中往往需要由专利权人来证明销售商实际上知道被控产品是侵权产品。专利权人可以采用以下几种最高院在案例中认可的证明方式：销售商曾经销售过专利产品、被控产品的价格不合理地低于专利产品和销售商收到过记载有专利信息的侵权警告函[2]。如果专利权人无法证明销售商实际知道，同时销售商能够证明销售产品的合法来源且其遵从合法、正常的市场交易规则、价格合理、销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例的前提下，法院一般会推定销售商主观无过错，即主观上不知道被控产品是侵权产品，从而认定销售商的合法来源抗辩成立[3]。
在起初的司法实践中，只要销售商能够证明其符合上述第（1）-（3）点的情形，就可以主张合法来源抗辩并得到认可，这并不存在争议。然而，随着实践中的产品生产模式越来越复杂，采购商在专利侵权诉讼中的身份究竟是销售商还是制造商便不再容易区分，这需要结合产品的具体生产方式和特点进行判断，因此第（1）点的判断成为了合法来源抗辩审查中的热点问题和争议问题。本文从实践中出发，讨论了第（1）点审查中的三种情形，并分析了各种情形之下采购商的身份如何界定，以便采购商合理地规避可能的风险，在未来的侵权诉讼中可以通过主张合法来源抗辩来维护自身权利。
1、采购的产品属于贴牌加工后直接销售，产品被控侵权
这种合作方式属于典型的ODM（原始设计制造商）模式，采购的产品完全由原始制造商设计，而品牌商（即采购商）只是贴牌后进行销售。这种模式下的品牌商是否被视为“制造商”，在实践中的处理方式曾发生过变化。2002年，最高人民法院曾针对一件产品质量纠纷发布过《批复》[4]，其观点为“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’”。此后，各地法院多年来的判决中都以此批复为依据，认为只要任何主体的姓名、名称或商标体现在被控产品上，那么该主体就被认为是被控产品的制造商或生产商。由于ODM模式的采购商的名称必然会体现在被控产品中，因此这些采购商通常会被法院认定为制造商，无法通过合法来源进行抗辩。然而，这种“一刀切”的做法加重了采购商的负担，使得贴牌加工模式暗含了较大的责任承担风险，导致很多品牌商不得不放弃了一些贴牌加工的业务，对市场经济的发展带来了负面的影响。
随着司法实践中逐渐意识到了《批复》直接应用在专利侵权案件中的不合理性，于是法院后续在专利案件中改变了“一刀切”的做法。其中，最高人民法院在2012年作出的（2012）民申字第211号裁定书[5]（“第211号裁定”）中明确提到“……但是，该批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际“产品制造者”和“生产者”一样承担损害赔偿责任。而本案并不涉及产品质量问题，并且广东雅洁公司也未提供证据证明温州蓝天公司曾许可他人将涉案商标体现在被诉侵权产品上，故该批复不适用于本案的情形……”。此后，第211号裁定中的观点得到落实，全国各地法院的相关判决均予以遵循。因此，根据当前的司法实践，上述《批复》的意见不能直接应用在专利案件中，这样的裁判观点很好地协调了原始制造商和采购商的关系，使得专利权人可以追究原始制造商制造侵权产品的责任。在上述《批复》不能直接应用的情况下，如何判断采购商仅仅是销售商，还是和原始制造商共同构成了侵权产品的“制造商”？笔者总结了近年来各地法院与此相关的判决和裁定：
在最高人民法院的（2012）民申字第197号裁定书[6]（“第197号裁定”）中，法院认为
“……飞利浦公司没有向惠州和宏公司就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求，飞利浦公司不是专利法意义上的制造者，其行为并不构成侵害涉案专利权……”。
浙江省高级人民法院在（2017）浙民终547号判决书[7]（“第547号判决”）中认为
“……在ODM合作模式下，终端产品所标示商标的持有人并不等同于专利法意义上的产品制造者……欧普公司并未提供有效证据证明欧美公司提供了被诉侵权产品的设计方案或对产品外观提出了明确的设计要求，欧美公司不应承担制造商的责任……”。
江苏省高级人民法院在（2016）苏民终1399号判决书[8]（“第1399号判决”）中认为
“……但如果该企业能够证明其自第三方以合理价格购得被控侵权产品后，仅加贴了自己的相关生产信息并对外销售的，且被控侵权产品并非根据该企业的意思而制造（如委托加工），则仍应当认定该企业并非被控侵权产品的制造者，而仅是销售者……”。
广东省高级人民法院在（2016）粤民终1568号判决书[9]（“第1568号判决”）中认为
“……悠派公司经营范围涵盖了被诉侵权产品的研发、设计，具备生产资质，其亦在网络上宣称其为集研发、生产、销售为一体的厨卫企业，具备生产能力……即使被诉侵权产品是悠派公司委托他人生产，悠派公司也不能免除生产者的责任。委托生产也是生产行为，是法律意义上的生产方式之一……”
福建省高级人民法院在（2018）闽民终1369号判决书[10]（“第1369号判决”）中认为
“……本院据此认为，厦门尔升山公司虽不具备生产主体资质，但其对外进行定牌委托加工，并选定产品外观，主观上体现了生产的意思表示，客观上通过委托的加工企业完成生产行为，厦门尔升山公司与厦门威登工贸有限公司的内部约定不影响根据外部表现形式来认定行为的本质属性。故可以认定厦门尔升山公司在本案中实施了生产、销售被诉侵权产品的行为……”。
总结上述五份判决和裁定，法院在实践中通常是判断采购商是否对销售的产品作出了技术贡献来确定采购商的身份，若作出了技术贡献，则视为制造商，若没有作出技术贡献，则视为销售商。特别地，第1399号判决将作出技术贡献的情形具体化为委托加工。从文义上看，委托加工的含义就是指被委托人替委托人来进行制造，因此在加工生产过程中必然要反映出委托人的意志、符合委托人的要求（技术要求或设计要求），从而才能保证委托任务的完成。因此，可以得出的结论是，如果采购商和原始制造的关系属于委托加工的关系，那么原始制造商属于被委托人，采购商属于委托人，因此采购商自然也属于最终产品的制造商之一。相反，如果采购商仅仅是从原始制造商处购买了产品，而并没有去委托原始制造商去制造产品，此时的采购商就不能视为最终产品的制造商。那么在什么情况下可以认定采购商的采购行为属于委托加工呢？第一种观点是第197号裁定、第547号判决和第1399号判决中所表达的，即采购商从原始制造商处购买涉案产品的行为并不能直接得出存在委托加工，不能将销售行为等同于制造行为，而必须有证据证明存在采购商的委托加工行为。第1369号判决中，由于在案证据可以证明存在委托加工的行为，因此才得出了采购商属于制造商的结论。第二种观点是第1568号判决中所表达的，其认为从采购商的购买行为可以直接推定采购商存在委托加工的行为，又因为委托生产属于生产的一种特殊方式，导致本案中的采购人被直接推定为被控产品的制造商。
笔者赞同第一种观点。第二种观点里不合理之处在于，购买行为和委托加工行为属于不同的法律关系，所应当承担的法律责任也应当有所区别。对于前者，采购商和原始制造商成立的是买卖合同[11]，采购商仅仅是购买了现成的产品后进行贴牌销售，采购商对于产品的生产过程并未参与，而仅仅是促进了产品的流通，其造成的后果与普通销售商无异。对于后者，采购商和原始制造商成立的是一种承揽合同[12]，采购商在委托过程中提出了自己的技术要求和技术指示，主观上和客观上均参与了产品的制造过程，因此在侵权诉讼中这样的采购商理当承担和制造商相同的责任。
对于买卖合同与承揽合同的区别，最高人民法院的（2019）最高法民再383号判决书中[13]给出了指引，包括：1. 签订合同的目的不同；2. 标的物是否具有特定性；3. 承揽合同具有较强的人身性；4. 定做人对产品生产过程有一定的控制力；5. 承揽人对承揽工作承担保密义务；6. 合同价款的性质不同。因此，法院在审查采购商的“合法来源”抗辩的证据时，应该重点审查采购商与原始制造商之间的合同性质，以判断采购商的行为究竟是普通的购买行为还是委托加工行为。对于采购商，若希望在合作开始时规避未来的侵权风险，则应当将与原始制造商的合作局限为买卖合同关系，避免在合作中提出具体的技术要求，且通过书面合同的方式明确合作的模式，具体可以采用如下的操作：
（1）书面合同的名称使用“买卖合同”或者“采购合同”，而非使用“承揽合同”、“委托加工合同”或“定做合同”等字样；
（2）合同的主体部分约定合作的内容为购买而非委托加工，合同中不出现采购方提供“技术”、“图纸”或其他技术信息的内容；
（3）合同中约定购买的产品为供应商独立设计制造，并承诺不侵犯他人的知识产权。
通过这样的约定，可以将采购商的身份在未来的侵权诉讼中明确为销售商而非制造商，采购商可以再结合相关的合法来源的证据去主张合法来源抗辩，从而尽可能地规避风险。
2、采购的产品是被控产品的零部件，零部件侵权
在这种合作方式中，采购商将采购的产品当做零部件去制造另一产品，同时采购商实际销售的也是另一产品，并在该另一产品上注明采购商为制造商的信息。那么，如果专利权人以采购的零部件侵犯专利权为由诉之法院，并将该另一产品整体作为被控产品，那么此时的采购商是否应当被列为制造商？对此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（“《司法解释2010》”）第十二条[14]作出了规定，认为采购商制造另一产品的行为属于使用行为，而销售该另一产品的行为属于销售行为。从《司法解释2010》的内容来看，对于相关身份的认定是非常清楚的，只要具体侵权的产品是零部件，那么整体产品的制造商都可以主张是销售商，从而通过合法来源抗辩以免除承担侵权损害赔偿的责任。最高人民法院在多个判决和裁定中都遵循了上述的解释。例如：
最高人民法院的（2019）最高法民申3660号裁定书[15]（“第3660号裁定”）中认为
“……上述证据互相印证，可以证明迪欧达公司销售的涉案侵权产品系从周协定水暖配件店采购后，再喷印自己公司的商标和地址等信息对外销售，而不是由迪欧达公司实际制造或者控制他人制造的……迪欧达公司将涉案侵权产品组合为淋浴器并对外销售的行为不属于专利法第十一条第二款规定的制造行为，九牧厨卫公司的相关再审申请理由不能成立，本院不予支持……”。
最高人民法院的（2016）最高法民申1863号裁定书[16]（“第1863号裁定”）中认为
“……根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第二款的规定，五洲公司将侵害外观设计专利权的耳机控制器产品作为零部件,制造耳机整体产品并销售，应当认定为专利法第十一条规定的销售行为。沈国宝提交的证据尚不足以证明被诉侵权产品是由五洲公司生产的。因此，二审法院认定五洲公司的被诉侵权行为并非生产侵权产品的行为，并无不当……”。
最高人民法院的（2014）民申字第47号裁定书[17]（“第47号裁定”）中认为
“……《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定:“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。本案中，三联家电公司涉嫌销售了以被诉侵权的MEMS 麦克风为零部件的手机，根据上述规定，应当认定其涉嫌销售了被诉侵权的MEMS 麦克风，即涉嫌实施了侵害涉案专利权的销售行为……”。
但是，最高人民法院仍有部分案例的结论似乎与上述意见存在出入。例如：最高人民法院的（2018）最高法民申325号民事裁定书[18]（“第325号裁定”）中认为
“……经查，歹某辉在上诉时称，史江泉将侵犯涉案外观设计专利的玩具手枪手柄作为零部件，加装上螺母、挡片、弹簧、8 字型金属块、扳机等零部件制造成玩具火柴枪来销售，未经过专利权人许可，应当认定为侵权行为，承担赔偿责任……被诉侵权产品玩具链条枪制造简单，具有一般组装能力的人均可以购买相关零部件组装该玩具链条枪。综合考虑上述因素，应当推定史江泉使用侵犯涉案外观设计专利的玩具手枪手柄作为零部件制造了被诉侵权产品。史某泉的相应申请再审理由不能成立……”。
在上述的四份案例中，涉及的侵权零部件与整体产品分别为第3660号裁定中的“花洒”与“淋浴器”、第1863号裁定中的“耳机控制器”与“耳机”、第47号裁定中的“MEMS 麦克风”与“手机”和第325号裁定中的“玩具手枪手柄”和“玩具火柴枪”。通过比较，四份裁定中涉及的均是零部件侵权的情况，但得出的结论却不一致，第3660号裁定、第1863号裁定和第47号裁定中的采购商均为认定为销售商，而第325号裁定中的采购商被认定为制造商。对于上述结论不一致的裁定，一个合理的解释似乎是第3660号裁定、第1863号裁定和第47号裁定中的零部件是相对独立的部件，其可以单独销售而并非必须融合在整体产品中才能在市场上销售给消费者，而第325号裁定中的零部件不可以单独在市场上销售给消费者而必须融合在整体产品中。第325号裁定类似于司法实践中涉及手机厂商的通信专利侵权案件，这类案件中的被告通常是手机厂商而非芯片提供者，一方面是因为提供给各个手机厂商的芯片均是定制的，以充分匹配特定手机终端的功能，这类芯片显然无法直接作为独立的产品销售给其他消费者，需要融合在整体手机产品中；另一方面通信专利的价值不仅仅局限在芯片中，其价值还体现在手机的功能上：例如，智能手机用户都有在拍照后通过微信、微博或其他社交媒体分享的需求，通信专利使得智能手机的拍照功能超越了传统相机的拍照功能，从而提升了手机摄像功能的价值。
对于相对独立的零部件而言，由于侵犯专利权的是零部件而非整体产品，因此当作出所述零部件技术方案的原始制造商可以找到时（特别是当原始制造商明确自认了制造行为时），应当追究其制造侵权产品的责任，而不应当再将合法采购的采购商纳入制造商的范畴，否则将违背专利保护的初衷，使得未作出侵权方案的主体去承担作出侵权方案的责任，显然不公平。
考虑到当前的司法实践，采购商若想在后续可能的侵权诉讼中主张自己为销售者，其有必要对于采购的零部件是否侵权提前作出审查，以避免采购了侵犯第三人专利权的产品。此外，采购商在选择购买零部件时，尽量采购功能相对独立的零部件（即这些零部件具有可以直接销售给终端消费者的属性）。反之，如果采购的零部件构成了另一产品整体上不可分割的一部分，或者零部件在后续的加工中出现了物理或化学性质的变化[19]，那么法院很可能认为这些零部件不构成法律意义上的零部件，而直接认定采购商制造并销售整体产品的行为属于制造，而非销售。
3、采购的产品是被控产品的零部件，被控产品整体侵权
在这种合作方式中，采购商将采购的产品当做零部件去制造另一产品，同时采购商实际销售的也是另一产品，并在该另一产品上注明采购商为制造商的信息。在此种情形下，采购的零部件并不侵权，但是零部件构成该另一产品的整体技术方案的一部分，而该另一产品的整体技术方案侵犯了专利权。
在这种合作方式中，最终技术方案是由采购商作出的，其构成上述侵权案件中的制造商并无疑问，因为现行的法律规定和司法实践中在确定制造商时，并不关心最终的技术方案都由哪些主体作出了贡献，而只是关注最终的作出者是谁，并将最终的方案作出者认定为制造商。这样的确定方式是合理的，因为专利法保护的并非是一个一个具体的技术特征，而是这些技术特征共同构成的技术方案，只贡献某些具体特征的行为不侵权任何的专利权，而只有将这些特征都应用在一起并作出了与专利完全相同的方案时才侵犯专利权。对于零部件的原始制造商而言，其提供零部件的行为并不必然构成侵犯专利权的行为，而只有在某些特殊情况下才侵权专利权。例如，零部件提供商在明知该零部件是用来制造侵权产品时[20]，提供商构成帮助侵权，也被视为制造商而去承担损害赔偿责任。因此，对于此种情形下的采购商而言，规避侵权的方式是核查最终的技术方案是否落入现有专利的保护范围，例如可以通过进行FTO等方式了解侵权风险并作出决策。
综上所述，不同商品生产情形下的采购商发挥的角色不同，其在专利侵权案件中所应当承担的潜在责任也有所不同，这就需要采购商在实际业务中重视知识产权保护，在充分维护自身权利的同时，也需要合理地规避可能的风险。
注释（上下滑动阅览）
[1] 参见（2019）最高法知民终25号判决书
[2] 参见（2014）民申字第1036号判决书
[3] 参见（2019）最高法知民终118号判决书
[4] 《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》
[5] 参见（2012）民申字第211号裁定书
[6] 参见（2012）民申字第197号裁定书
[7] 参见（2017）浙民终547号判决书
[8] 参见（2016）苏民终1399号判决书
[9] 参见（2016）粤民终1568号判决书
[10] 参见（2018）闽民终1369号判决书
[11] 根据《民法典》第五百九十五条的定义，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
[12] 根据《民法典》都七百七十条的定义，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。此外，第七百七十六条规定了定做人提供图纸或技术要求。
[13] 参见（2019）最高法民再383号判决书
[14] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权
[15] 参见（2019）最高法民申3660号裁定书
[16] 参见（2016）最高法民申1863号裁定书
[17] 参见（2014）民申字第47号裁定书
[18] 参见（2018）最高法民申325号民事裁定书
[19] 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第一百零六条第一款规定：将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品后，销售该另一产品的，应当认定属于对专利产品的销售。但该中间产品在制造过程中的物理化学性能发生实质性变化的除外。
[20] 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条第一款规定：明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。
来源：万慧达知识产权
编辑：梵高先生
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